新三板业务操作指引系列(3):知识产权出资要点审核

新三板挂牌业务的最终目的是为企业设计适合的挂牌方案并出具法律意见书,而这一切的前提在于清晰的了解企业的各方面状况。如果在尽职调查层面出现纰漏,势必会影响后续工作的质量甚至挂牌的成败。

 

因此,Thaw团队*针对尽调过程中的常见问题对每个审核要点做了知识穿透,整理成文。以期帮助读者准确完成尽调工作,提高尽调效率。

 

第二期介绍的审核要点是知识产权出资,当目标公司有股东以知识产权出资时可参考本文的审查及解决方式。

 

本文由thaw团队向无讼阅读独家供稿,转载请注明作者与来源

 

一、常见形态


根据股转系统要求,我们在实务中重在审核以下内容:

 


知识产权登记的保护期限如下:

 


二、审阅文件及方法


实务中,我们以股转系统要求为导向查阅相关文件:


 

商标、专利、软件著作权的登记证书及专利缴纳年费的情况的具体核查方法:

 

(以实用新型专利为例)

 


三、解决方案


实务中,我们可以采取以下解决措施:


(1)对于使用禁止出资的知识产权进行出资或者使用没有正当所有权的知识产权进行出,公司应尽快督促该股东以货币或者其他经过评估的资产出资;


(2)对于没有评估或者评估价值虚高的知识产权出资,公司应委托具备评估资质的评估机构进行评估、或重新评估,估值虚高的最后由该股东补足出资或作相应的减资。


(3)对于已出资的知识产权与职务作品不易区分的,应以现金或其他方式补足出资或作相应减资。对已出资的知识产权对公司生产经营密切相关的,出资人应作出承诺,允许公司继续使用该知识产权。


四、参考案例


实务中,我们可以参考以下典型案例:


案例一:艾森博(837563):是否属职务作品,是否存在权属纠纷;专利与公司产品关联性及经济效益;正在申请商标的风险


案情简介:


(1)实际控制人刘臣用于出资的知识产权"无人机系统"形成于2013年1-5月,系由北京艾森博科技有限公司、刘臣、北京易航源科技有限公司、北京刘氏尊德科技有限公司四方共同完成。其中北京艾森博科技有限公司负责提供试验材料和研发费用,刘臣负责提供技术劳务、技术市场调研,北京易航源科技有限公司负责提供研发和试验场地,北京刘氏尊德科技有限公司负责技术投入、工艺设计和应用论证。


(2)根据公司提供的说明资料及相关评估报告等文件,作为出资的无形资产"无人机系统"包括八项领先技术。


(3)公司的商标均正在申请状态,由于申请商标的字体或形状可能与已经注册的商标存在近似性,因此存在一定的无法成功注册商标的风险。


解决措施:


(1)详细说明是否构成职务发明及依据


A.该知识产权不属于刘臣的职务行为。根据公司提供的说明及相关资料显示,在该技术研发过程中,刘臣并未与任何单位签订劳动合同,不属于任何单位的职工,


B.知识产权权属有明确约定。各方研发主体在事前就已签署了知识产权归属方面的书面约定,且各方对此均无异议。


C.公司进行承诺及说明。关于该知识产权出资不属于职务发明,各方对此不存在权属方面的争议纠纷或潜在争议纠纷。


(2)详细阐述知识产权的优势、与公司产品的相关性


作为出资的知识产权八项技术都是目前工业级无人机的关键技术,处于行业领先水平,切合公司的产品特点和目标市场的现实需求。该无形资产与公司生产经营的产品密切相关。


(3)详细阐述无法申请成功的风险及对生产经营的影响


A.目前不存在商标纠纷。就各方获悉,目前并不存在商标纠纷或潜在纠纷。


B.公司进行承诺和说明。根据公司的承诺及说明,目前公司所处的民用无人机行业的运营主要依赖于产品应用市场、商业模式及持续的技术创新,而对商标依赖程度较低。因此,即使公司正在申请的商标无法申请成功对公司的生产经营不会产生实质性的重大不利影响。


案例二:华浩科技(836098):出资的非专利技术存在与其职务技术成果不易区分的情形


案情简介:


2011年5月27日,华浩博达有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由600万元增加至2000万元,其中戴自觉以知识产权出资659.4万元,刘伍玲以知识产权出资280万元,倪向阳以知识产权出资460.6万元,并对公司章程作出修订。用于本次增资的知识产权为四项非专利技术,该四项技术为戴自觉、刘伍玲和倪向阳所共有。2011年5月2日,戴自觉、刘伍玲和倪向阳分别就这四项知识产权-非专利技术签订了分割协议,对各自所有权权益进行了约定。同日,三人与华浩博达有限签订了财产转移协议书。


解决措施:


(1)知识产权经过了评估。股东戴自觉、刘伍玲、倪向阳2011年5月27日以四项非专利技术出资已经有评估资质的机构出具《资产评估报告》确认。


(2)知识产权已转移至公司名下。知识产权权属已实际转移至公司。


(3)公司进行了相应减资。鉴于该等非专利技术与戴自觉、刘伍玲、倪向阳职务技术成果不易区分,2013年9月公司相应进行了减资,减资后上述知识产权仍为公司继续拥有、使用,因此公司现时不存在出资不实的情形。


案例三:明瑞智能(837276):出资知识产权属职务发明,应补足出资或作减资


案情简介:


2014年6月1日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将公司注册资本由1,000万元增加至5,000万元;其中刘明虎认缴增资1,825万元;张健认缴增资200万元;新股东潘峰认缴增资1,975万元;出资方式均为知识产权出资,用于出资的知识产权均已经有资质的评估机构进行评估。用于出资的知识产权为两项非专利技术,均系出资方主要依赖于公司现有设备及条件研发而成,属于职务发明。


解决措施:


(1)公司进行减资。为保证公司注册资本的充实性,故有限公司于2015年6月份将公司注册资本金由5,000万元减资至1,000万元。本次减资行为业经有资质的会计师事务所出具《验资报告》。


(2)股东书面承诺放弃主张该知识产权的权利。根据刘明虎、潘峰、张健签署的书面文件,上述两项非专利技术减资后一直在公司使用,属于公司资产,并承诺放弃就该两项非专利技术向有限公司主张任何权益。但由于该两项非专利技术研发成本难以统计以及本身价值有效等原因,公司不对该两项非专利技术作价,即在财务上不确认其资产价值。


五、相关知识


想要充分掌握这一审核要点,我们还需了解以下知识:


所谓知识产权出资,是指知识产权所有人将能够依法转让的知识产权专有权或者使用权作价,投入标的公司以获得股东资格的一种出资方式。目前全国股份转让系统拟挂牌的企业大都是科技型企业,很多公司在发展过程中为做大注册资本,常常会引入知识产权出资。


知识产权,是权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利的统称,范围非常广泛,如常见著作权、专利权、商标权、商号权、商业秘密权、非专有技术、特许经营权等等。


以非专利技术为例,非专利技术又称"专有技术"、"技术诀窍"。是指不为外界所知的技术知识,如独特的设计、造型、配方、计算公式、软件包、制造工艺等工艺诀窍、技术秘密等等。


根据最高人民法院《关于正确处理科技纠纷案件的若干问题的意见》第51条规定:"非专利技术成果应具备下列条件:(1)包含技术知识、经验和信息的技术方案或技术诀窍;(2)处于秘密状态,即不能从公共渠道直接获得;(3)有实用价值,即能使所有人获得经济利益或竞争优势;(4)拥有者采取了适当保密措施,并且未曾在没有约定保密义务的前提下将其提供给他人。


以著作权为例,著作权也称版权,是指作者及其他权利人对文学、艺术和科学作品享有的人身权和财产权的总称。


在实践中,因为著作权的特殊性,在实现有效出资方面存在人身权不可转让、评估困难等问题,因此,我们建议慎用著作权出资。


六、涉及法条

 


1.《中华人民共和国公司法》(根据2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国海洋环境保护法〉等七部法律的决定》第三次修正)


第二十七条 股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。


对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。


第二十八条 股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续。


股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。


《中华人民共和国公司法》(由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2005年10月27日修订通过,自2006年1月1日起施行。)


第二十七条 股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。


对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。


全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。


第二十八条 股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续。


股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。


2.《公司注册资本登记管理规定》(国家工商行政管理总局令第64号,2014年2月20日公布,2014年3月1日起施行)


第五条 股东或者发起人可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。


股东或者发起人不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。


3.《中华人民共和国著作权法》(中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议于2010年2月26日通过,自2010年4月1日起施行)


第十六 条公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品,除本条第二款的规定以外,著作权由作者享有,但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。


有下列情形之一的职务作品,作者享有署名权,著作权的其他权利由法人或者其他组织享有,法人或者其他组织可以给予作者奖励:


(一)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品;


(二)法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。


第二十条 作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。


第二十一条 公民的作品,其发表权、本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利的保护期为作者终生及其死亡后五十年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日;如果是合作作品,截止于最后死亡的作者死亡后第五十年的12月31日。


法人或者其他组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或者其他组织享有的职务作品,其发表权、本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利的保护期为五十年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日,但作品自创作完成后五十年内未发表的,本法不再保护。


电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、摄影作品,其发表权、本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利的保护期为五十年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日,但作品自创作完成后五十年内未发表的,本法不再保护。


4.《中华人民共和国专利法》(中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于2008年12月27日通过,自2009年10月1日起施行)


第十五条 专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的,从其约定。没有约定的,共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利;许可他人实施该专利的,收取的使用费应当在共有人之间分配。


除前款规定的情形外,行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。


第四十二条 发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。


第四十三条 专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费。


第四十四条 有下列情形之一的,专利权在期限届满前终止:


(一)没有按照规定缴纳年费的;(二)专利权人以书面声明放弃其专利权的。


《中华人民共和国商标权法》(十二届全国人大常委会第4次会议2013年8月30日通过修改)


第三十七条 注册商标的有效期为十年,自核准注册之日起计算。


第三十八条 注册商标有效期满,需要继续使用的,应当在期满前六个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的,可以给予六个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的,注销其注册商标。每次续展注册的有效期为十年。续展注册经核准后,予以公告。

 

 
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